Le jugement de la 3ème Section de la 3ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 7 janvier 2009 s’inscrit dans une longue liste de décisions judiciaires rendues à propos du service de positionnement payant « Adwords » de la société Google.  
Cette décision est néanmoins notable en ce que le Tribunal était saisi pour la première fois de demandes en contrefaçon de marques formées à l’encontre de la société Google pour l’utilisation des marques des demanderesses (i.e « Voyageurs du monde » et « Terres d’Aventure », pour des services dans le domaine du voyage) dans le cadre :  

• -de son outil de suggestion de mots clés
• -de la fonction « requête large » du service Adwords
• -des annonces publicitaires Adwords

 
Pour l’ensemble de ces services, le Tribunal a considéré que la responsabilité de Google ne pouvait être recherchée au niveau du droit des marques.

Pour justifier cette décision, les magistrats, en référence à l’article 5.3 de la directive du 21 décembre 1988, définissent ce qu’est un usage à titre de marque pouvant être sanctionné au titre de la contrefaçon, à savoir « l’usage d’un signe pour identifier aux yeux du public pertinent la provenance d’un produit ou d’un service proposé ».

Selon les magistrats, la société Google n’a, à aucun moment, utilisé de la sorte les marques des demanderesses dans les services précités, s’étant contentée :  

• - dans le cadre de l’outil de suggestion, de proposer des mots clés aux annonceurs, ces derniers pouvant in-fine être légitime à les réserver
• - pour la fonction « requête large », de mettre à disposition des annonceurs un outil logiciel.

 
Enfin, pour l’affichage des annonces publicitaires, le Tribunal, reprenant la motivation utilisée dans son précédent jugement Gifam/Google , indique que seul l’annonceur commet des actes de contrefaçon, en utilisant la marque en lien avec les produits et services, objets de son annonce publicitaire.

En définitif, selon les magistrats de la 3ème Section de la Chambre spécialisée, la responsabilité de Google ne peut, pour l’ensemble de ces services, être recherchée sur le fondement du droit des marques.

La société Google est néanmoins condamnée par le Tribunal sur le terrain de la faute civile (pour ne pas avoir vérifié que les annonceurs ayant choisi le mot clé qu’elle leur avait suggéré étaient bien légitimes à le réserver) et sur celui de la publicité mensongère :  

• - pour avoir permis l’affichage de liens commerciaux de sociétés concurrentes au titulaire de la marque, objet de la requête (code de la consommation article L121-1)
• - et, ce qui est rare à notre connaissance, pour ne pas avoir identifié clairement sur la page de résultats de son moteur de recherche que les liens commerciaux sont de la publicité, contrairement aux autres résultats, ce qui est fautif en application de l’article 20 de la loi du 20 juin 2004.

 
Il conviendra de suivre l’évolution de cette affaire, la Cour d’appel de Paris semblant considérer que la responsabilité de Google peut, à l’inverse des magistrats de la 3ème Section, parfaitement être recherchée sur le fondement du droit des marques .  

Une fois l’avis de la Cour de Justice des Communautés européennes rendu sur ces questions, un position uniforme, plus que jamais souhaitable, devrait enfin pouvoir être adoptée par les juridictions.

[1] Cette fonction permet à l’annonceur de bénéficier d’un référencement sur toute requête comprenant les mots clés qu’il a sélectionnés. Cette fonction pose problème dans le cas de requêtes sur des marques comportant un ou des termes génériques. Dans cette espèce, l’annonceur (un voyagiste) qui optait pour un référencement sur le mot clé « voyageur » bénéficiait ainsi par l’activation de cette fonction d’un référencement sur la marque d’un des demandeurs (« Voyageur du monde »), qui était son concurrent.

[2] NDA : la suggestion de mots-clés, proche d’une offre à la vente, est pourtant réalisée suite à la description par l’annonceur de son activité, le principe de spécialité de la marque semble donc bien respecté….

[3] Jugement du Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 3ème section, du 12 juillet 2006 (Gifam et autres / Google France) : http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3 ?id_article=1712

[4] Arrêt de la Cour d’appel de Paris, 4ème Chambre, section B, du 1er février 2008 (Gifam et autres / Google) : www.legalis.net

[5] La CJCE est actuellement saisie de trois questions préjudicielles posées par la Cour de Cassation sur l’applicabilité du droit des marques au système Adwords (voir notamment Cour de cassation, Chambre commerciale, arrêt du 20 mai 2008 Google / Cnrrh et autres : http://www.legalis.net/breves-article.php3 ?id_article=2315 )